关于美国商标审查中商标具有地理描述性的相关问题介绍

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发表时间:2019-07-25 20:56来源:中华商标杂志

一.大致介绍

依据美国商标法15 U.S.C. 1052,商标因具有地理描述性而被拒绝注册的条件为:(1)具有欺骗性;或(2)在1996年1月1日后,首次被申请人使用在葡萄酒及烈酒上,而其所指向的地理位置并非商品的原产地;或(3)仅是对商品进行了地理性描述;或(4)对商品具有欺骗性地,地理性错误描述。

详细来说,依据美国商标指南,审查员在考量商标是否具有地理性描述的参考标准主要如下:

1、地理性描述的考量标准(Geographically DescriptiveMarks)

(1)   商标的主要意义(primary significance of the mark)为一个众所周知的地理位置;

(2)   商品或服务来源于上述地理位置;

(3)   消费者可能相信商品或服务来源于该地理位置(若该地理位置过于偏僻或隐蔽,公众可能无法将商品/服务与该地理位置建立联系)。

2、欺骗性,地理性错误描述的考量标准(Geographically DeceptivelyMisdescriptive Marks)

(1)   商标的主要意义为一个众所周知的地理位置;

(2)   商品/服务并非源自商标中指向的地理位置;

(3)   消费者可能会认为商品/服务源自商标中指向的地理位置(若该地理    位置过于偏僻或隐蔽,公众可能无法将商品/服务与该地理位置建立联系);

(4)   消费者的前述误信,将对消费者是否购买商品/服务的决定,起较为   重要的影响。

3、欺骗性,地理性描述的考量标准(Geographically Deceptive Marks)

(1)   商标的主要意义为一个众所周知的地理位置;

(2)   商品/服务并不源自商标中指向的地理位置;

(3)   消费者可能会认为商品/服务源自商标中指向的地理位置(若该地理位置过于偏僻或隐蔽,公众可能无法将商品/服务与该地理位置建立联系);

(4)   消费者的前述误信,将对消费者是否购买商品/服务的决定,起较为重要的影响。

从上述考量标准可见,在美国审查实践中,对“欺骗性,地理性错误描述”的考量标准(Geographically Deceptively Misdescriptive Marks)及“欺骗性,地理性描述”的考量标准(Geographically Deceptive Marks)是完全相同的。这是由NAFTA执行法案(NAFTA Implementation Act)开始确立的新标准。也就是说,在NAFTA执行法案之前,“欺骗性,地理性错误描述”及“欺骗性,地理性描述”并非适用完全相同的裁量标准。

在NAFTA执行法案对美国商标法作出修改之前,实践中,要成立一件商标对商品具有欺骗性,地理性错误描述,并不必然要求证明该“错误性描述”对消费者是否购买商品/服务的决定,起较为重要的作用。也即,曾经欺骗性,地理性错误描述的组成要件为:

(1)商标的主要意义分为一个众所周知的地理位置;

(2)商品/服务并不源自商标中指向的地理位置;

(3)消费者可能会认为商品/服务源自商标中指向的地理位置。

而若要构建“欺骗性,地理性描述”,则还需要额外证明“欺骗性”,即消费者的误信,将对消费者是否购买商品/服务的决定,起重要的影响。

基于以上,笔者认为,在NAFTA执行法案(NAFTA Implementation Act)之前,“欺骗性,地理性错误描述”的侧重点在商标对产品来源的“错误的地理描述”,而“欺骗性,地理性描述”的侧重点在其错误的地理描述对消费者产生了“欺骗性”。成立“欺骗性,地理性描述”的标准要高于“欺骗性,地理性错误描述”。

在目前的审查实践中,两者已无显著的区别。

二、实践中的各种问题

1. 1 何为地理性描述

(1) 以昵称、地理位置的形容词形式(如:BAIKALSKAYA在俄语中意为“来自BAIKAL的”)、地图或该地理位置的轮廓(如: 中国国界线的大公鸡轮廓)形式出现的商标,都可被认为是对所指向的商标具有地理描述性;

(2)虚构的地名。商标的确指向某一现实中存在的地理位置,并不必然的使该商标具有地理描述性。举例来说,申请人虚构的餐馆,游乐园的名称,即使在现实中真实存在,也不会被认为具有地理描述性。(如:“17 MILE DRIVR”虽为现实中存在的地名且指向了申请人商品及服务的来源,但该地理位置为商标申请人私人拥有,且其地名也为商标所有人虚构,因此,“17 MILE DRIVR”不具商标法意义上的地理描述性)。

(3)过于偏僻、隐蔽的地理位置。若商标所指向的地理位置过于偏僻和隐蔽,无法为相关商品的美国消费者所熟知,那么,由于消费者无法建立其商品/服务与该商标的联系,商标将失去地理描述性。

1.2 何为主要意义(primary significance)

简要来说,商标中的地名需能被相关美国消费者所辨识。如:在In reNewbridge Cutlery Co., 776 F.3d 854, 113 USPQ2d 1445 (Fed. Cir. 2015) 一案中,官方认为,并无充分的证据可证明,Newbridge, Ireland 是可被相关美国消费者所辨识的地理位置;在 In re SocieteGenerale des Eaux Minerales de Vittel S.A., 824 F.2d 957, 3 USPQ2d 1450 (Fed.Cir. 1987)一案中,VITTEL不被认为为可被相关美国消费者辨识的化妆品产地。

当商标中涉及的地名同时具有其他含义时,对主要意义(primary significance)的判断就变得尤为重要。举例来说,在Inre Int'l Taste Inc., 53 USPQ2d 1604, 1605–06 一案中,HOLLYWOOD 虽然作为地理位置具有知名度,然而,其同样为娱乐行业的常用代名词,由于无法判断两者孰轻孰重,因此,下发了有利于申请人的判决;在 In re Urbano, 51 USPQ2d 1776, 1780一案中,官方认为“SYDNEY 2000”指代2000年悉尼奥运会的意味大于其作为地理位置的悉尼市,因此,不认为商标中的“SYDNEY”具有地理描述性。

此外,若商标同时具有地理位置及人名的含义。那么,一般来说,作为人名的含义要胜过作为地理位置的含义。

1.3 作为商品/服务的非地理性特征

虽然包含作为地理位置的名词/形容词,然而,其整体指代商品/服务的某一特征或风格的商标,也不应认为具有地理描述性。比如,“Boston Baked Beans”、“Swiss cheese”、“Early American design”,其多作为形容产品的风味,特色,而非用来指代产品的产地。

1.4 作为地理位置的名词与其他词语组合使用

若地理位置的名词与其他词语的组合创造了一个新的,任意的,想象的,暗示性的整体含义,则该整体词汇不会被认为具有地理性描述而被下发驳回。如: 在T血衫和汗衫上申请的商标“Paris Beach Club”,官方认为,由于巴黎没有海滩,也没有湖或海洋,因此,PARIS + BEACH 合成了一个没有实际含义的,不能连贯的词汇,并不实际指向任何现实中的地理位置。结合巴黎以知名女装闻名,而题述商标的商品主要为汗衫,因此,官方认为题述商标仅为一种幽默的表达,消费者也不会认为汗衫等服饰来源自巴黎。

然而,需要注意的是,当作为地理位置的名词与其他词语组合使用作为商标时,若整体对消费者具有误导性,则即使放弃了对该地理位置的专用权,仍为“欺骗性,地理性错误描述”或“欺骗性,地理性描述”,依然会被审查员下发驳回。如: NEW YORK WAYS GALLERY, 用于非纽约生产的包包,钱包等,即使放弃了NEW YORK的专用权,仍对消费者构成“欺骗性,地理性错误描述”,并因而被驳回注册)。

1.5 建立商品/服务与地理位置的联系

无论是以商标具有“地理描述性”、“欺骗性,地理性错误描述”还是“欺骗性,地理性描述”为由拒绝商标的注册,审查员都需要建立商品/服务与地理性描述的联系。也将,成立上述三种驳回,需要公众有认为商品/服务有来源于商标中的地理位置的可能。

一般来说,相较于建立商品与地理位置的联系,要建立服务与地理位置的联系更为困难。联邦巡回法院上诉法院对于相关问题的建议如下:

由于当消费者接受服务时,他必然已经注意自己所处的地理位置。也就是说,相较于消费者接受服务时实际所处的位置,其实商标中所蕴含的地理位置信息并不那么容易造成消费者的误信。基于此,仅仅证明该地理位置以相关服务闻名是不够的,审查员必须证明消费者会在(餐厅)服务与该地理位置之间建立有意义的联系。如:若一位身在纽约的消费者可能相信某餐厅的食物是从巴黎进口的,或厨师可能在巴黎地区受过训练,那么,该种服务与地理位置的联系可能可以成立。

1.6   对地理名词的任意使用

     若该地理位置与所申请的商品/服务毫无联系,消费者不会认为该商标指向了商品/服务的来源,则商标应被视作任意商标(arbitrary mark)。如:用ALASKA商标销售香蕉;用COLORADO 商标销售棒棒糖,由于销售的商品与地理位置毫无关系,消费者也不会认为香蕉就产自阿拉斯加,棒棒糖产自科罗拉多,因此,不认为上述ALASKA、COLORADO商标具有地理描述性。

1.7 何为重要影响 (Materiality)

     如之前所述,在判断商标是否构成“欺骗性,地理性错误描述”还是“欺骗性,地理性描述”时,审查员必须证明消费者对于服务/商品来源于商标所指向地点的误信,将对消费者是否购买商品/服务的决定,起较为重要(material)的影响。

     要在商标申请的产品上证明上述重要影响(Materiality),必须有足够的证据证明:

(1)商标所指向的地名以该项商品闻名;

(2)商标所申请的产品乃是该地的主要产品;或

(3)商标所申请的产品与该地主要/传统产品有关联;或为前述产品的延伸。

1.8   关于是否可转副簿注册/或通过实际使用获得显著性     

(1)    地理描述性商标: 一般情况下,可转申请附簿注册,待使用满足五年后,再转主簿注册/ 也可通过实际使用获得显著性;

(2)    欺骗性,地理性错误描述商标:除非商标在1993年NAFATA执行法案正式颁布前实际投入商业使用,否则不可转附簿注册,也不可通过使用获得显著性;

(3) 欺骗性,地理性描述商标:不可转副簿注册,也不能通过实际使用获得显著性。


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